Lors de la procédure d’examen d’une demande de brevet aux États-Unis, vous pourriez recevoir une lettre officielle finale, la redoutée “Final Office Action”.

De quoi s’agit-il ? Est-ce la fin de la procédure ou un obstacle surmontable ? Quelles sont les options à votre disposition à ce moment-là ? C’est l’objet de notre IPBoardingPass du jour !

C’est quoi une Final Office Action ?

Au cours de la procédure d’examen de votre demande de brevet, l’examinateur en charge peut émettre des lettres officielles, désignées par la terminologie d’Office Actions par l’USPTO (l’office américain). Pour simplifier, une Office Action est un courrier officiel de l’Office qui précise les raisons pour lesquelles votre demande de brevet ne peut pas être délivrée en l’état. La « Final Office Action » intervient en général après une ou deux Office Action, lorsque l’examinateur estime vous avoir déjà donné suffisamment d’opportunités d’exposer vos arguments en faveur de la brevetabilité ou de modifier la demande et qu’aucune solution acceptable n’a été trouvée.

Concrètement, cela ne veut pas dire que le brevet est définitivement refusé, mais que la procédure « normale » touche à sa fin. À partir de ce stade, chaque action devient plus encadrée, parfois plus coûteuse, et doit être pensée en fonction de votre stratégie d’entreprise.

Pourquoi reçoit-on une Final Office Action ?

Malgré les précédents échanges avec l’examinateur, ce dernier peut juger vos revendications toujours non brevetables. Les motifs les plus fréquents sont les suivants :

• L’invention est considérée comme non nouvelle ou non inventive au vu des antériorités citées dans la procédure.

• L’objet de la demande est jugé non brevetable au regard de la réglementation US.

Parfois, la « finalité » du courrier peut être discutable, notamment si de nouveaux motifs de rejet apparaissent sans que vos précédentes modifications les justifient. Dans ces cas, il peut être possible de demander le retrait du caractère « final », mais cela reste une manœuvre rare et peu performante.

Quels sont les délais?

Aux États-Unis, vous disposez généralement d’un délai de trois mois pour répondre à chaque Office Action, prolongeable jusqu’à six mois moyennant le paiement de taxes de retard.

Dans le cadre d’une Final Office Action, il existe un délai spécifique de deux mois, qui vous permet de tenter une dernière fois de convaincre l’examinateur de la brevetabilité de votre invention. Il s’agit d’une réponse after-final qui vise à convaincre l’examinateur par un dernier argument tranchant.

Quelles sont les options concrètes pour poursuivre la procédure ?

Face à une Final Office Action, plusieurs options restent disponibles :

• Tenter une réponse “After Final” ciblée

  • Vous pouvez encore déposer des arguments ou des modifications des revendications, pour essayer de convaincre l’examinateur avant de recourir à des procédures plus lourdes

  • L’examinateur n’est toutefois pas obligé de prendre en compte ces modifications ; si elles nécessitent trop de travail de réexamen, il peut les refuser et émettre un avis dit « Advisory Action » sans rouvrir la discussion. L’Advisory Action peut inclure des pistes sur des modifications qui serait considérées comme brevetables par l’examinateur sous réserve d’une recherche supplémentaire si l’examen est relancé (voir point suivant).

  • Pour optimiser les chances, il peut être utile de solliciter un entretien avec l’examinateur (interview) pour tenter de trouver une issue au blocage de la procédure. Cet interview, même s’il n’aboutit pas systématiquement à la délivrance d’un brevet, permet de mieux affiner la stratégie d’actions et de percevoir si une issue positive semble possible avec l’examinateur.

• Déposer une RCE (Request for Continued Examination)

  • La RCE est une requête (payante) qui permet de poursuivre le procédure d’examen et de revenir à une situation de non-final avec l’examinateur. Elle équivaut au début d’une nouvelle phase d’examen.

  • C’est souvent la voie choisie lorsque l’invention reste stratégique pour votre entreprise et que des ajustements des revendications peuvent raisonnablement conduire à la délivrance. Elle permet en outre de faire durer la procédure d’examen, si nécessaire pour des raisons stratégiques. En effet, pour que cela soit efficace, il convient de modifier la portée de protection visée par rapport à celle ayant fait l’objet de la Final Office Action ,faute de quoi l’issue risque d’être la même.

    
    

• Faire Appel (recours)

  • Il est aussi possible de contester les motifs de rejet devant une instance de recours interne à l’USPTO (le PTAB), sur la base d’arguments juridiques et techniques. L’intérêt est notamment de voir sa demande examinée par des examinateurs distincts de celui ayant émis la lettre officielle finale (et souvent plus qualifiés que l’examinateur de première instance).

  • L’appel est recommandé et souvent couronné de succès lorsque l’interprétation de l’examinateur est manifestement erronée. Notre expérience montre que cette voie est d’ailleurs préférable à celle de la RCE lorsqu’il semble clair que les documents sont mal interprétés par l’examinateur. Le coût n’est pas négligeable, mais le gain peut être supérieur à celui qui consiste à multiplier les RCE. Il faut compter un à deux ans de procédure avant d’avoir une décision.

  • Cette procédure d’appel est utilement précédée d’un pré-appel (Pre-Appeal conference) qui permet de soumettre une dernière requête résumant les points contestés à l’examinateur en charge du dossier et à son superviseur, avant d’initier la procédure d’appel en tant que tel si l’issue de ce pré-appel n’est pas positif. Dans certains cas, ce pré-appel permet d’obtenir une décision de délivrance ou une nouvelle Office Action et de sortir de la phase de Final Office Action.

• Laisser tomber…ou redéfinir la stratégie

  • Dans certains cas, si le marché a évolué ou si le brevet n’est plus aligné avec votre business plan, renoncer à poursuivre la procédure peut être une décision rationnelle.

  • Il peut aussi être pertinent de redéployer l’effort sur un nouveau dépôt mieux ciblé ou sur d’autres pays plus importants pour votre activité.

Comment choisir la bonne option?

Il n’est pas toujours aisé de déterminer la meilleure stratégie à ce stade de la procédure. Le bon réflexe est alors de ramener la discussion à quelques questions simples. Par exemple:

• Cette invention est-elle vraiment au cœur de mon avantage concurrentiel pour les 5–10 prochaines années ?

• Le marché (notamment américain) pèse-t-il suffisamment lourd pour justifier un effort supplémentaire ?

• Quelles sont les chances de succès d’une RCE et/ou d’un Appel?

L’analyse coûts/bénéfices doit intégrer :

• Les frais immédiats (honoraires, taxes USPTO, temps interne mobilisé)

• L’impact sur vos projets business (licence, partenariat, levée de fonds, protection face à un concurrent identifié, etc.)

La meilleure option reste de vous rapprocher d’un cabinet de propriété intellectuelle habitué à conseiller des entreprises innovantes et qui sera en mesure de proposer une stratégie adaptée : simple réponse, RCE avec modification des revendications, recours, ou redéfinition de la stratégie.

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