A compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera officiellement plus partie de l’Union Européenne.
Parmi les nombreux changements juridiques qui vont découler du Brexit, il apparaît nécessaire de faire un point sur les nouvelles mesures qui peuvent impacter vos marques et vos modèles.
Logiquement, le Brexit aura un impact relativement limité sur les titres nationaux de marques et de dessins et modèles. Ainsi, les marques et dessins et modèles britanniques continueront à être régies par le droit national britannique.
En revanche, à compter du 1er janvier 2021, si vous souhaitez déposer une marque de l’Union Européenne ou une marque internationale désignant l’Union Européenne, ou un modèle communautaire ou un modèle international désignant l’UE, ces nouveaux dépôts ne couvriront plus le Royaume-Uni.
Par ailleurs, quel sera le sort des demandes de marques ou de modèles, non encore enregistrées à la date du 1er janvier 2021 ?
Nous vous proposons un premier tour d’horizon de l’impact du Brexit sur vos marques et modèles :
Pour les marques de l’Union Européenne et les dessins et modèles communautaires déjà enregistrés au 1er janvier 2021 :
L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) convertira les marques et dessins et modèles en titre nationaux britanniques. Cette conversion s’effectuera automatiquement, sans formalités ou taxes à payer.
Un numéro sera émis par l’Office pour ces titres britanniques nouvellement créés.
Il convient de noter que les marques et les dessins et modèles seront convertis à l’identique, sans aucune modification possible du titre d’origine.
Il est donc important de noter que cette procédure de conversion revient à créer un nouveau titre indépendant qu’il conviendra d’intégrer dans votre portefeuille et de gérer de manière autonome.
Les dates de dépôt et les dates de priorité resteront celles du titre enregistré auprès de l’Office de l’Union Européenne (l’EUIPO), permettant ainsi de conserver vos droits antérieurs sur le territoire britannique.
De la même façon, ces titres devront être renouvelés à l’expiration du délai du titre originel de l’UE. Tous les renouvellements dont l’échéance est postérieure au 1er janvier 2021, devront être effectués, pour le territoire britannique, devant l’Office du Royaume Uni, et ce même si des formalités de renouvellement ont déjà été effectuées devant l’EUIPO.
De même, les inscriptions (changement de nom ou d’adresse du titulaire, cession, licence, etc.) déjà effectuées devant l’EUIPO qui n’auront pas encore été publiées, ne seront pas automatiquement prises en compte par l’UKIPO et devront être réitérées directement devant l’UKIPO pour les titres concernés.
Ainsi, les marques et les dessins et modèles seront considérés comme des titres nationaux, indépendants de ceux de l’EUIPO, qui pourront donc être licenciés, cédés et renouvelés par leur titulaire, sans que cela n’ait d’incidence sur la marque de l’UE ou le dessin et modèle communautaire.
Pour les demandes de marques de l’Union Européenne et les demandes de dessins et modèles communautaires non encore enregistrées au 1er janvier 2021 :
La conversion automatique vue précédemment ne s’applique pas aux demandes de marques et de dessins et modèles non encore enregistrées au 1er janvier 2021.
Aussi, les titulaires d’une demande de marque ou de dessin et modèle devront redéposer une demande pour le territoire britannique, s’ils le souhaitent, directement devant l’UKIPO.
Ces dépôts devront avoir lieu dans un délai de 9 mois à compter du 1er janvier 2021, si les titulaires souhaitent conserver la date de dépôt de la marque de l’UE ou du dessin et modèle communautaire dont ils découlent.
A la différence des droits déjà enregistrés, ces nouveaux dépôts seront soumis au paiement de taxes officielles de l’UKIPO, feront l’objet d’un examen par l’office britannique, et seront également soumis à un délai d’opposition.
Pour les marques de l’Union Européenne et dessins et modèles communautaires déposés après le 1er janvier 2021 :
Les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires qui seront déposés postérieurement au 1er janvier 2021 ne seront pas protégés sur le territoire du Royaume-Uni.
Une protection sur ce territoire nécessitera désormais un dépôt national indépendant.
Toutefois, il sera toujours possible d’utiliser le bénéfice du délai de priorité de six mois lié au dépôt d’une demande de marque de l’UE ou d’un modèle communautaire afin de procéder au dépôt postérieur d’un titre britannique équivalent tout en bénéficiant de la date de dépôt dans l’UE comme date de prise d’effet du droit au Royaume-Uni.
Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre Conseil en Propriété Industrielle afin d’identifier les titres de votre portefeuille qui pourront bénéficier d’une conversion automatique ou au contraire qui devront faire l’objet de démarches spécifiques devant l’UKIPO (renouvellement, inscription nouveau dépôt, etc.).
Et qu’en est-il des brevets ? Si les évolutions liées aux Brexit apparaissent plus mineures, elles feront néanmoins l’objet d’un prochain article à suivre sur notre blog.
Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.