En préambule, il convient de rappeler qu’un brevet d’invention est un titre de propriété territorial.
En particulier, le brevet protège son titulaire contre la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou l’importation du produit objet du brevet par une personne non autorisée sur le territoire géographique où ce brevet a été délivré, et nulle part ailleurs.
En d’autres termes, un brevet ne couvre son titulaire que sur le(s) territoire(s) où une démarche de protection a été engagée et a abouti positivement.
A titre d’exemple, un brevet français protège le titulaire du brevet uniquement sur le territoire français. Il est en revanche possible d’étendre la protection de son brevet en engageant des démarches sur les autres territoires d’intérêt.
Pour étendre la portée géographique de protection, il convient donc d’engager des démarches spécifiques dans chacun des pays dans lesquels une protection est souhaitée.
Il existe différentes stratégies d’extension à l’international (dépôt d’une demande de brevet régional – Europe, OAPI, etc. – dépôt d’une demande internationale PCT, dépôts nationaux directs sous priorité, ou mix d’une ou plusieurs de ces options). Nous reviendrons dans une prochaine chronique sur les différentes voies d’extension possibles et les avantages et inconvénients de chacune des options disponibles.
La question à laquelle le présent billet se propose de répondre est de savoir dans quel pays étendre son brevet d’invention.
Cette question intervient assez tôt dans les procédures brevets car si la durée de vie d’un brevet est de 20 ans au maximum à compter de sa date de dépôt, son extension géographique n'est plus possible plus de 12 mois (en cas de divulgation) ou au plus tard plus de 18 mois après la date du dépôt français (toute demande de brevet français étant publiée 18 mois après son dépôt).
Comme nous le verrons dans le prochain billet, l’un des intérêts de la procédure internationale PCT est précisément de pouvoir « acheter » du temps et de décaler jusqu’à 30 mois du dépôt français de base, le choix des pays dans lesquels étendre la portée de protection. Cela étant, cela implique quoi qu’il en soit de déposer cette demande internationale PCT dans les délais indiqués ci-dessus et d’avoir déjà une petite idée des pays dans lesquels une protection pourrait être utile.
Pour répondre à la question des pays dans lesquels protéger son invention, il peut être utile de déterminer la liste des pays suivants :
Pays dans lesquels l'invention est déjà exploitée, et en particulier :
Pays dans lesquels les produits couverts par le brevet sont ou seront commercialisés,
Pays dans lesquels les produits couverts par le brevet sont fabriqués (même s’ils ne sont pas commercialisés sur ces territoires !),
Pays dans lesquels sont implantés les industriels actifs dans le domaine de l'invention,
Pays disposant de ressources ou moyens particulièrement propices à la fabrication ou à la mise en œuvre de l'invention (matières premières, savoir-faire, ...).
Pays dans lesquels les licenciés potentiels de l’invention disposent d'unités industrielles de fabrication ou de mise en œuvre,
Pays dans lesquels les licenciés potentiels de l'invention sont présents commercialement,
Pays dans lesquels les concurrents du breveté sont implantés,
Pays dans lesquels des technologies proches ou concurrentes de l'invention sont exploitées,
Pays dans lesquels des technologies proches ou concurrentes de l'invention sont protégée,
Pays dans lesquels l'invention pourrait raisonnablement être exploitée au cours des 20 prochaines années.
Bien entendu, rares sont les entreprises qui peuvent financièrement se permettre d’étendre l’ensemble de leurs brevets dans l’intégralité des pays qui résultent de cette première analyse.
Aussi, un premier arbitrage peut consister à écarter les pays dans lesquels les examens risquent d’être trop compliqués compte tenu de l’état du dossier, les pays dans lesquels une éventuelle action en contrefaçon a peu de chance de prospérer positivement compte tenu des lois en vigueur et de la jurisprudence récente, les pays dans lesquels les coûts d’examen et/ou de défense sont trop importants par rapport à l’avantage procuré par le brevet dans ce pays, etc.
A l’issue de cet arbitrage, il convient ensuite d’estimer les coûts d’extension dans l’ensemble des pays visés et de déterminer si le budget est compatible avec l’avantage concurrentiel escompté et les projets de commercialisation de l’objet du brevet.
On peut aussi dans certains cas estimer le montant des royalties qu’on espère tirer de l’exploitation du brevet par l’intermédiaire des licenciés potentiels.
Bien entendu, chaque cas est spécifique et il n’existe pas de règles ou de formules qui s’appliquent à toutes les inventions et à tous les projets, mais cette première approche permet de dégrossir la situation et d’établir une première road map de protection à l’international, qu’il convient ensuite d’affiner en lien avec votre conseil habituel.
A noter également que la stratégie de protection internationale doit être déterminée le plus tôt possible et doit idéalement être affinée régulièrement au cours du temps en fonction de l’avancement des procédures d’examen et des considérations stratégiques et commerciales de l’entreprise.
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