On entend souvent parler de licence, en particulier dans le monde de la propriété intellectuelle. Mais de quoi s’agit-il précisément ?
Juridiquement parlant, la licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque autorise un tiers à exploiter celle-ci, en échange, le plus souvent, d’une contrepartie financière (généralement le paiement de redevances de licence ou royalties).
La licence peut être, pour le titulaire de la marque, un excellent moyen de valoriser financièrement sa marque, surtout lorsque celui-ci n’a pas les moyens (ou l’envie) de l’exploiter directement.
Pour le licencié, il peut également s’agir d’un bon moyen d’accéder à un marché, tout en bénéficiant, selon les cas, des efforts de création, de sécurisation juridique et de développement commercial déjà fournis par le titulaire du droit, voire de la notoriété de la marque.
La licence peut être simple (le titulaire de la marque peut alors consentir d’autres licences sur le même droit à d’autres tiers et/ou poursuivre sa propre exploitation de la marque) ou exclusive (le titulaire s’interdit alors de consentir d’autres licences et d’exploiter lui-même la marque).
Si la licence peut être consentie à titre gratuit, elle prévoit dans la très grande majorité des cas le versement de royalties au profit du concédant, en particulier en cas d’exclusivité. En effet, cette exclusivité a pour effet de réserver le marché à un unique licencié et a forcément un prix !
Comme souvent dans le merveilleux monde du droit, tout va toujours mieux avec un écrit et la rédaction d’un bon contrat de licence est une opération complexe qui nécessite bien souvent d’être accompagné d’un professionnel, tel un Conseil en Propriété Industrielle, afin de s’assurer que le contrat protège de manière adaptée les intérêts des parties et est conforme aux règlementations en vigueur, tout en évitant quelques chausse-trapes !
Une fois signé, le contrat de licence est valablement constitué et prend effet entre les parties. Il reste toutefois une formalité essentielle à accomplir : le porter à la connaissance des tiers.
En termes plus techniques, on parle d’ « inscrire » le contrat de licence au Registre National des Marques tenu par l’INPI (pour une marque française).
L’intérêt de cette inscription est de pouvoir opposer l’existence de la licence aux tiers, ce qui est essentiel au moins à deux titres :
1. Nos fidèles lectrices et lecteurs le savent déjà : il pèse sur le titulaire d’une marque une obligation d’exploitation, ou dit autrement d’ « usage sérieux », de la marque, sous peine d’encourir la déchéance de son titre.
Le Code de la Propriété Intellectuelle nous précise que l'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (autrement dit : par une autre personne que lui) bénéficie à celui-ci et permet donc de répondre à cette obligation d’exploitation.
Dans la pratique, la preuve de cet usage « fait avec le consentement du titulaire de la marque » (le plus souvent par le biais d’un contrat de licence de marque) sera d’autant plus facile à rapporter si le contrat de licence est inscrit.
Le titulaire de la marque pourra ainsi directement se prévaloir de la licence (et de l’usage qui en découle) afin, par exemple, de mettre en échec une action en déchéance intentée par un tiers.
2. Si la faculté d’engager une action en contrefaçon est naturellement ouverte au titulaire d’un droit de marque, le Code de la Propriété Intellectuelle offre également cette possibilité au licencié (avec le consentement du titulaire), sauf dispositions contraires du contrat de licence.
Cela peut présenter un intérêt réel pour le titulaire de la marque, en particulier lorsque celui-ci n’exploite pas directement sa marque et préfère laisser son licencié assumer l’initiative, les risques et les coûts de l’action.
Le licencié exclusif peut même, à certaines conditions, passer outre l’inaction ou l’inertie du titulaire de la marque et agir à la place de ce dernier.
Enfin, tout licencié peut intervenir à l’instance engagée par le titulaire de la marque pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Ici encore, l’inscription du contrat de licence au Registre joue un rôle crucial dans l’opposabilité des droits que tirent les licenciés des textes précités.
Que vous soyez le donneur de licence ou le licencié, il est dès lors fortement recommandé de vous assurer que vos contrats de licence ont bien été inscrits auprès des offices et registres concernés, pour vous permettre d’exercer pleinement vos droits.
N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour la négociation, la mise en place et la sécurisation de vos contrats de licence, afin d’être certains d’en tirer la quintessence !
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