En fonction des opportunités commerciales de votre société et de la stratégie de propriété industrielle mise en œuvre, il peut s’avérer pertinent d’étendre la protection de votre marque à l’international.

Selon les situations, cette extension peut être réalisée soit par un ou plusieurs dépôts nationaux, directement auprès des offices de propriété industrielle des pays concernés, soit par le biais d’un dépôt de marque internationale ou régionale, permettant d’obtenir une protection dans plusieurs juridictions simultanément.

Comme évoqué dans notre article « Quelle(s) stratégie(s) de dépôt pour la protection de votre marque à l’international ? », le système de la marque internationale présente de nombreux avantages, notamment une gestion centralisée du titre et une réduction globale des coûts. Toutefois, ce système n’est pas toujours le plus approprié d’un point de vue stratégique.

Tout d’abord, il est important de rappeler que le dépôt d’une marque internationale repose sur l’existence préalable d’une marque de base (nationale ou régionale), servant de fondement à la demande. Or, cette exigence représente d’une certaine façon une limite puisque la protection accordée à l’étranger ne pourra pas excéder celle de la marque de base. Par conséquent, si votre société envisage de commercialiser à l’étranger des produits ou services non expressément couverts par cette marque de base, ces derniers ne pourront pas être inclus dans la protection de votre marque internationale.

De plus, le système de la marque internationale impose une période de dépendance de cinq ans entre la marque de base et l'enregistrement international. Concrètement, cela signifie que, pendant les cinq premières années suivant l'enregistrement international, si la marque de base perd tout ou une partie de ses effets (en raison d'un refus, d'un retrait, d'une radiation ou d'un non-renouvellement, par exemple), l'enregistrement international sera également affecté de la même manière.

Outre ces règles de dépendance, il est important de noter que la procédure d’examen d’une marque déposée via le système international peut être sensiblement plus longue que celle d’un dépôt national effectué directement auprès de l’office du pays concerné.

Par ailleurs, il convient de noter que certains territoires ne peuvent tout simplement pas être couverts par une marque internationale puisque ces derniers ne sont pas membres du Système de Madrid (Système de la Marque Internationale). C’est notamment le cas de Hong Kong, de la Libye, de l’Afrique du Sud, ainsi que de certains pays d’Amérique du Sud, tels que l’Argentine, le Costa Rica, le Pérou et la Bolivie.

Pour conclure, en fonction des marchés ciblés, des objectifs poursuivis et de la nature des produits ou services concernés, il peut s’avérer plus judicieux d’opter pour des dépôt sde marques nationales. Cette option offre une plus grande souplesse, la marque pouvant être adaptée au contexte juridique et commercial du pays visé. Cette alternative permet également de bénéficier d’un examen généralement plus rapide, ainsi que d’une protection indépendante de toute marque de base.

Si vous envisagez de protéger votre marque à l’étranger et souhaitez bénéficier de conseils adaptés à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

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