On ne le répètera jamais assez : avant de déposer votre marque en France, il est fortement recommandé de procéder à des recherches d’antériorités afin de vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible.

En effet, pour pouvoir être valablement protégée, une marque doit être disponible c’est à dire ne pas porter atteinte à des droits antérieurs produisant effet en France qui seraient détenus par des tiers.

De plus, bien que la condition de disponibilité soit l’une des conditions de validité de la marque, l'INPI n'a pas pour mission de vérifier si cette condition est bien respectée.

En d’autres termes, l’acceptation à l’enregistrement de votre marque par l’INPI ne signifie pas pour autant que celle-ci est librement exploitable !

Il revient en effet aux titulaires de tels droits antérieurs d’intervenir contre l’enregistrement de votre marque soit avant son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’opposition, soit (avec des conséquences potentiellement plus graves), ultérieurement dans le cadre d’une action en nullité ou d’une action en contrefaçon. Si elles aboutissent, de telles actions entraînent le rejet total ou partiel de votre demande de marque (opposition), l’annulation totale ou partielle de votre enregistrement de marque (action en nullité), l’interdiction d’usage de la marque, voire le paiement de dommages et intérêts (action en contrefaçon).

Ne pas procéder à des recherches d’antériorités préalablement au dépôt de votre marque peut donc avoir de lourdes conséquences et ruiner les investissements souvent importants que vous avez réalisés pour le lancement et l’exploitation de votre marque en vous obligeant non seulement à cesser l’exploitation de votre marque, mais également à trouver un nouveau nom.

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans le cadre de ces actions sont principalement les marques antérieures.

Il convient donc à minima de procéder à une recherche d’antériorités parmi les marques produisant effet en France (marque française, marques internationales désignant la France ou l’Union Européenne, marques de l’Union Européenne), afin d’identifier des marques antérieures qui seraient déposées ou enregistrés par des tiers pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires aux vôtres et qui seraient susceptibles de constituer un risque au regard du dépôt et de l’usage de votre propre marque.

Il est possible de procéder à deux types de recherches conférant un degré de sécurité plus ou moins important :

• Recherche à l’identique : une recherche à l’identique permet de déceler les marques antérieures strictement identiques à la marque dont le dépôt est envisagé (ex : « LUNE »). Ainsi, des marques antérieures quasi-identiques, c’est à dire des marques incluant de légères différences et pouvant également constituer des antériorités pertinentes ne sont pas détectées par de telles recherches.

• Recherche de similitude : une recherche de similitude permet de déceler les marques antérieures identiques ou similaires (c’est-à-dire des signes présentant des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles – ex : « LUNA » ou « LUNNE ») à la marque dont le dépôt est envisagé. Les recherches de similitude offrent ainsi un degré de sécurité juridique plus élevé et sont à privilégier.

Pour déterminer si une marque antérieure est gênante, il convient de procéder à une comparaison des signes (la marque antérieure est-elle identique ou similaire à celle que vous envisagez de déposer ?), des produits et/ou services (les produits et/ou services couverts par cette marque antérieure sont-ils identiques ou similaires à ceux que vous envisagez de proposer sous votre marque ?) pour ensuite déterminer si la marque envisagée est ou non susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec cette marque antérieure.

Cette analyse est un exercice délicat et complexe et le recours à un spécialiste tel qu’un Conseil en propriété industrielle est fortement recommandé. Il sera à même non seulement d’identifier les marques juridiquement gênantes, mais également d’évaluer les risques théoriques et pratiques liés à ces antériorités ce qui vous permettra de prendre une décision « éclairée » quant au maintien ou à l’abandon de votre projet.

A noter qu’il est également conseillé de compléter ces recherches parmi les marques par des recherches parmi les noms de sociétés (dénominations sociales, nom commerciaux et enseignes de sociétés) ainsi que sur les noms de domaines, qui sont également des droits antérieurs susceptibles de constituer un obstacle au dépôt et à l’exploitation de votre marque s’il existe un risque de confusion.

Vous venez de trouver un nom pour votre marque ? Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de dépôt et procéder en amont à des recherches d’antériorités.

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