Lectrices et lecteurs de notre blog, vous le savez : en France, il pèse sur le titulaire d’une marque une obligation d’usage de la marque pour les produits ou services visés dans l’enregistrement. A défaut d’un tel usage de la marque sur le territoire français dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, son titulaire s’expose à la perte de ses droits (vous trouverez notre article consacré à la condition d’usage sérieux de la marque ici).

Toutefois, au moment du renouvellement de son titre auprès de l’INPI tous les dix ans, le titulaire n’est nullement tenu de justifier concrètement d’un usage réel de sa marque sur le marché. Il doit simplement déposer auprès de l’INPI une déclaration de renouvellement, accompagnée du paiement de la taxe correspondante.

La procédure de renouvellement (et l’absence d’exigence de preuves d’usage de la marque) est peu ou prou la même devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

Attention toutefois, la situation n’est pas forcément aussi confortable pour le titulaire d’une marque dans tous les pays. En effet, certaines administrations conditionnent de manière plus ou moins stricte le maintien en vigueur du titre à la démonstration d’un usage effectif de la marque sur le territoire en question.

Tel est notamment le cas aux États-Unis, où l’obligation est faite au titulaire d’une marque, non seulement d’exploiter celle-ci pour les produits et services visés dans l’enregistrement dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, mais également de justifier formellement d’un tel usage.

En effet, à la différence de la France, le maintien en vigueur de la marque par l’USPTO (Office américain des brevets et des marques) est soumis au dépôt d’une déclaration d’usage accompagnée de preuves d’usage de la marque sur le territoire américain entre la 5ème et la 6ème année suivant la date de l’enregistrement de la marque aux États-Unis puis lors du premier renouvellement entre la 9ème et la 10ème année suivant la date de l’enregistrement et par la suite tous les 10 ans lors de chaque renouvellement (entre la 19ème et la 20ème année, la 29ème et la 30ème année, etc.).

Faute de produire une telle déclaration d’usage dite « declaration of use » pour tout ou partie des produits et services désignés accompagnée de preuves d’usage dites « specimen » ou de pouvoir justifier de circonstances particulières ayant empêché l’usage « excusable nonuse », la marque sera considérée comme abandonnée et sera radiée du registre des marques par l’USPTO.

La déclaration d’usage ou « declaration of use » ne pose pas en soi de problème particulier. Elle doit seulement préciser pour quels produits et services la marque est utilisée aux États-Unis. Si elle n’est pas utilisée pour tous les produits et services désignés, elle doit identifier ces produits et services pour qu’ils soient supprimés de l’enregistrement.

Par contre, le dépôt de preuves d’usage ou « specimen » conformes aux exigences de l’USPTO est souvent source de difficultés pour les titulaires de marques aux Etats-Unis.

Mais qu’est-ce qu’un « specimen » ?

Un « specimen » est un exemple, un échantillon, montrant la manière dont la marque est réellement utilisée dans le commerce aux États-Unis en relation avec chacun des produits et services énumérés dans l’enregistrement.

C’est ce que les consommateurs voient lorsqu’ils envisagent d’acheter les biens ou services que vous fournissez en relation avec votre marque de commerce.

En général, un « specimen » par catégorie de produits et services suffit pour valider l’usage de votre marque aux Etats-Unis.

Mais plus concrètement, que doit-on fournir comme « specimen » ?

Pour des produits, un « specimen » conforme aux exigences de l’USPTO peut être :

Par contre, ne sont pas acceptables comme « specimen » pour des produits, des plaquettes publicitaires, des communiqués de presse, articles, factures, bons de commande, cartes de visites. Ne sont également pas admis des « specimen » de mauvaise qualité ne montrant pas clairement la marque et/ou ne la montrant pas dans son entier ou encore des « specimen » ne représentant pas la marque telle que déposée mais une variante de celle-ci.

Pour les services, un « specimen » conforme aux exigences de l’USPTO peut être :

Par contre, ne sont pas acceptables comme « specimen » pour des services, les bordereaux d’expédition, les bons de commande, une page Web qui n’inclut pas l’URL et la date d’accès ou d’impression, une image créée ou modifiée par ordinateur, une maquette d’un site internet ou d’une publicité. Ne sont également pas admis des « specimen » de mauvaise qualité ne montrant pas clairement la marque et/ou ne la montrant pas dans son entier ou encore des « specimen » ne représentant pas la marque telle que déposée mais une variante de celle-ci. /

Vous l’aurez compris, fournir un « specimen » conforme aux exigences de l’USPTO afin de maintenir sa marque en vigueur aux États-Unis peut s’avérer complexe et il est fortement recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour s’en préoccuper.

N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour toute question relative au maintien en vigueur de votre marque aux États-Unis, ainsi que pour toute assistance dans la constitution d’un dossier de preuves d’usage de votre marque aux États-Unis.

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