La mise en œuvre d’une stratégie de protection d’une invention par brevets peut viser divers objectifs que nous avons déjà abordés ici. La présente chronique vise plus particulièrement l’action en contrefaçon de brevet que l’on peut rencontrer, non seulement lorsque l’on est le breveté (on est alors celui qui initie l’action en contrefaçon - le demandeur), mais également lorsque l’on exploite une technologie qui tombe dans le champs de protection d’un brevet détenu par un tiers (on est alors le présumé contrefacteur - le défendeur).

La présente chronique vise à présenter le déroulement d’une action en contrefaçon et nous prévoyons d’aborder plus en détail dans de prochaines chroniques les mesures à prendre selon que l’on est le breveté ou le présumé contrefacteur.

Le monopole du breveté

Un brevet d'invention confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention brevetée.

Ce droit exclusif permet au titulaire du brevet d’interdire les actes suivants :

• La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

• L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

• L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

• La livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

La contrefaçon

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet susmentionnés constitue une contrefaçon.

La contrefaçon consiste en la reproduction des caractéristiques essentielles de l'invention telle que définie dans les revendications du brevet délivré et en vigueur. A noter que la portée de protection définie par les revendications doit être interprétée à la lumière de la description et des dessins.

La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances entre le produit argué de contrefaçon et les revendications du brevet délivré et non d'après les différences.

Il convient de noter que l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

L’action en contrefaçon

La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Dans la très grande majorité des cas, une action en contrefaçon de brevet est portée devant une juridiction civile. Nous présentons donc ci-après le déroulement d’une telle action civile.

Il convient de noter que la contrefaçon en France est jugée par le Tribunal Judiciaire (issu de la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance) qui se prononce également sur la validité du brevet alors que dans certains pays, deux juridictions distinctes se prononcent d’une part sur la validité du brevet et d’autre part sur la contrefaçon.

L'action civile en contrefaçon (qui s’étale sur une période de 2 à 4 ans en France) se déroule en général de la manière suivante :

• Présentation au Président du Tribunal Judiciaire d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon,

• Saisie-contrefaçon exécutée par un Huissier de Justice en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire. La saisie-contrefaçon est une mesure facultative qui permet au titulaire du brevet de rapporter la preuve de la présumée contrefaçon. (Une prochaine chronique présentera plus en détail cette procédure spécifique ainsi que les réflexes à adopter pour le breveté d’une part et pour le saisi d’autre part),

• Introduction de l'instance par une assignation à bref délai devant le Tribunal Judiciaire compétent,

• Action reconventionnelle en nullité du brevet formée par la personne attaquée en contrefaçon, le but étant de démontrer que le titre invoqué n’est pas valable de sorte qu’il ne peut pas y avoir de contrefaçon (c'est action n'est pas obligatoire, mais cela reste l'un des meilleurs moyens de défense),

• Procédure écrite entre les parties,

• Plaidoiries par les représentants des parties,

• Expertise technique éventuelle sur tout problème technique soulevé soit par la validité du brevet, soit par la matérialité de la contrefaçon,

• Jugement et décision,

• Expertise comptable éventuelle afin d'évaluer le préjudice subi par le breveté (dans le cas où la décision est favorable au titulaire du brevet).

• La partie lésée peut former un appel contre la décision.

Les sanctions de la contrefaçon

L'interdiction d'exploiter l’objet contrefait est généralement assortie d'une astreinte, et dans certains cas, de la confiscation, au profit du breveté, des objets contrefaits et des moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon. La destruction des produits contrefaits ainsi que des outils spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon peut également être ordonnée.

Le breveté reçoit également des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui est déterminé principalement à partir du gain manqué et de la perte subie.

Le gain manqué correspond au bénéfice perdu par le breveté du fait de la contrefaçon. La règle générale appliquée pour apprécier ce préjudice consiste à déterminer la masse contrefaisante concernée qui tient compte de tous les produits vendus par le contrefacteur, y compris les pièces de remplacement et les accessoires.

Le calcul du bénéfice manqué à partir de la masse contrefaisante dépend également de l’activité du breveté au sujet du produit contrefait (selon qu’il exploite ou non l’objet du brevet).

Si le breveté n’exploite pas le brevet, on va déterminer le montant des royalties que le breveté aurait dû percevoir sur les ventes du contrefacteur.

Si le breveté exploite son brevet, on évalue le bénéfice industriel et commercial qu'il aurait pu réaliser en l'absence des ventes du contrefacteur. S'il est démontré que certaines ventes du contrefacteur n'auraient pu être réalisées par le breveté, une redevance peut être exigée sur ces ventes par le contrefacteur.

La perte subie vise à indemniser des préjudices distincts du gain manqué tel que par exemple une baisse du prix de vente du breveté du fait de la contrefaçon, des contrats non conclus avec des tiers du fait de la contrefaçon, une dévalorisation du brevet qui résulte de la contrefaçon, etc.

Conclusion

Une action en contrefaçon n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est le breveté ou le présumé contrefacteur. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une procédure longue, technique et parfois traumatisante. Il est donc important de bien se préparer à l’action en consultant régulièrement son Conseil en Propriété Industrielle aux fins d’éviter les nombreux pièges que l’on peut rencontrer au cours de la procédure.

Il convient aussi de noter qu’il existe de nombreuses alternatives à l’action en contrefaçon de brevet qu’il convient d’étudier et d’épuiser avant de s’engager dans une telle procédure. Une prochaine chronique abordera notamment la lettre de mise en demeure qui permet souvent de régler des situations potentiellement conflictuelles.

Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass.